6769 sayılı SMK’nın marka tescilinde nispi red nedenlerine ilişkin 6(9) maddesine göre “Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”
Marka başvurusunun kötü niyetli sayılabilmesi için, başvuru sırasında markanın amacı ve temel işlevi dışında bir amaçla — markanın gerçek hak sahibinin markadan yararlanmasını engellemek veya markanın ün ve şöhretinden yararlanarak haksız çıkar edinmek gibi bir amaçla — hareket edilmesi gerekir.
C-529/07 sayılı ABAD kararında, başvuru sahibinin, bir markanın aynısı veya benzerinin aynı/benzer mal ve hizmetlerde kullanılmakta olduğunu bildiği hâlde bu markayla karıştırılabilecek bir markayı, asıl sahibinin kullanmasını önlemek amacıyla tescil ettirmek istemesi gibi unsurların kötü niyetin varlığına işaret ettiği belirtilmiştir. Karara göre kötü niyete işaret eden unsurlar:
Tescili düşünülen işaretin, başvuru sahibinin bildiği/bilmesi gerektiği hâlde üçüncü kişiye ait bir işaretin aynısı/benzeri olması,
Başvuru sahibinin niyetinin üçüncü kişinin işareti kullanmaya devam etmesini engellemek olması,
Üçüncü kişinin işareti ile tescili düşünülen işaretin yasal koruma derecesi (ÇELİKEL Deniz, Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu, 2. baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2021, s.73-74).
C-456/01 P ve C-457/01 P Henkel v OHIM (2004) kararına göre bu durumda marka asıl fonksiyonunu yerine getirmez; yani tüketici veya son kullanıcının ürün/hizmetin kaynağını belirleyip diğer kaynaklardan ayırt etmesini sağlamaz.
YHGK’nın 2005/11-476 sayılı kararında, Türk Medeni Kanunu uyarınca iyi niyetin asıl, kötü niyetin istisna olması nedeniyle kötü niyetin delil ve gerekçelerle ispatlanması gerektiği; davacının bunu kanıtlaması gerektiği vurgulanmıştır. YHGK’nın 2008/11-501 sayılı kararında da, tescil yoluyla sağlanan korumanın amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması, yedekleme, marka ticareti veya şantaj amaçlı başvuru/tescillerin kötü niyetli sayıldığı ve kötü niyetin her somut olayın özelliklerine göre belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
İnternet kullanımlarında da kötü niyet kendini gösterebilir: meta tag’ler (özellikle “meta keywords”/”meta description”) doğrudan reklam gösterimini belirlemese de dolaylı bir manipülasyon aracı olarak kullanılabilir. Bir firma kendi sayfasında rakip markaya ait kelimeleri meta tag veya içerikte kullanırsa, arama motoru sayfayı bu kelimelerle ilişkilendirebilir; bu durum “keyword hijacking” veya “metatag infringement” olarak bilinir ve ABAD ile ABD mahkemelerinde marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilebilmektedir — özellikle kullanıcı arama sonucunda marka adını yazdığı hâlde taklit ürün sayfasına yönlendiriliyorsa, bu durum marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet sayılabilir.
Yazan: Deniz Çelikel • Patent ve Marka Vekili
Bu metin, Deniz ÇELİKEL’in 2010 yılından itibaren hazırladığı bilirkişi raporlarından alıntılanmıştır.
